"이 제품을 출시해도 될까요?" 출시 전 특허 충돌과 해외 권리 점검

앞선 글 「정부과제로 쌓은 특허, 기술특례상장에도 도움이 될까요?」에서는 보유 특허를 핵심 사업과 연결한 포트폴리오로 다시 구성해야 한다고 설명했습니다.

그렇다면 시리즈 A 투자를 준비하는 대표나 R&D 책임자가 이 포트폴리오를 투자자료에 담았다면, 특허 관련 준비는 끝난 걸까요?

투자금으로 제품 출시나 해외 실증을 추진할 계획이라면, 투자 심사나 기술 실사의 질문은 사업 실행에 필요한 권리 문제로 구체화될 수 있습니다.

심사역은 제품 출시와 해외 진출이 시장성만으로 결정되지 않는다는 사실을 알고 있습니다. 인증·규제·계약·세금과 함께 특허도 살핍니다. 특허 관점의 질문은 두 가지입니다. 계획한 제품이 타인의 권리와 충돌하는지, 해외 시장에서 핵심 기술을 어떻게 보호할 것인지입니다.

"국내에서 이 제품을 출시할 때 경쟁사 특허와 충돌하지 않나요?"

"해외에서도 이 제품을 판매하려면 해당 국가의 특허를 확인했나요?"

"국내에 출원한 핵심 기술을 해외에서는 어떻게 보호할 계획인가요?"

이런 질문을 받았다면 먼저 축하드립니다. 심사 논의가 특허 보유 건수에서 투자 이후의 실행 계획으로 넘어갔다는 뜻일 수 있습니다. 이제 심사역은 필요한 권리 검토를 했는지, 아직 확보하지 못한 권리를 언제 어떤 방식으로 보완할 것인지 확인하려 합니다.

이 질문에 답하려면 두 가지를 구분해 살펴봐야 합니다. 계획한 제품이 타인의 특허와 충돌할 가능성은 FTO(Freedom to Operate, 자유실시 가능성 분석)로 확인합니다. 해외 사업에서 핵심 기술을 보호할 필요가 있는지는 사업 국가, 기술의 중요도, 출원 시한을 기준으로 판단합니다.

국내외 제품 출시의 특허 충돌 가능성은 FTO로 확인합니다

FTO는 정해진 제품이나 공정을 특정 국가와 시점에서 생산·판매·사용할 때 타인의 유효한 특허와 충돌할 가능성을 살펴보는 검토입니다.

자사 특허가 등록됐다면, 심사 과정에서 선행기술을 검토했으니 다른 특허와의 충돌도 이미 걸러졌고 그 특허의 내용이 곧 출시 제품이라고 받아들이기 쉽습니다. 그러나 등록 심사는 자사 발명이 신규성·진보성 등 등록요건을 갖췄는지 판단하는 절차일 뿐이며, 제품 출시가 타인의 유효 특허를 침해하지 않는지까지 판단하지는 않습니다. 실제 제품에는 자사 특허에 적히지 않은 구성이나 외부 기술도 포함될 수 있으므로, 출시 전에는 FTO로 별도로 확인해야 합니다.

FTO 없이 제품을 출시했는데, 제품에 적용된 기술을 보호하는 타인의 유효 특허가 있다면 어떤 일이 생길까요? 특허권자가 생산·판매 중단이나 손해배상을 요구할 수 있고, 소송이 없더라도 라이선스 협상, 설계 변경 또는 출시 연기가 필요할 수 있습니다. 설계와 양산에 이미 많은 비용을 투입했다면 대응 부담은 더 커집니다.

그래서 다음과 같은 상황이라면 FTO 검토를 해보시기를 권합니다.

• 출시·유료 실증·양산 일정이 구체적으로 정해졌습니다.
• 판매·생산·수입할 국가가 결정됐습니다.
• 제품 사양이 확정돼 설계 변경 비용이 큽니다.
• 경쟁사가 특허를 다수 보유한 기술분야에 진입합니다.
• 투자자·고객사·사업 파트너가 침해 위험 확인을 요구합니다.

FTO 검토에서 충돌 가능성이 있는 특허가 발견됐다고 곧바로 침해가 확정되는 것은 아닙니다. 해당 특허가 대상 국가에서 유효한지, 존속기간이 남아 있는지, 청구항과 제품의 구성이 실제로 대응하는지부터 확인해야 합니다.

검토 결과, 해당 특허와의 충돌 가능성이 크다고 판단되면 설계 변경, 라이선스 확보, 해당 특허의 유효성 검토, 출시 국가·일정 조정을 고려할 필요가 있습니다. 해당 특허, 영향을 받는 제품 기능, 대응안, 비용과 일정을 함께 정리하면 투자자에게 위험을 어떻게 처리할 것인지 설명할 수 있습니다.

다만 아직 제품을 만드는 단계라면 핵심 사양과 출시 국가가 계속 바뀌므로, 광범위한 FTO를 전면적으로 진행해도 실익이 낮을 수 있습니다. 이때는 FTO를 서두르기보다 제품 개발에 필요한 기준을 정리하는 데 집중하는 걸 추천드립니다.

현재 검토 중인 핵심 기능, 적용하려는 기술 구성과 대체안, 경쟁사가 특허를 집중하는 기술분야를 정리하고 사양이 바뀔 때마다 갱신해 보세요. 경쟁사와 핵심 기술분야의 특허동향을 함께 살피면, 권리가 밀집한 영역과 설계 단계에서 미리 검토할 선택지를 확인할 수 있습니다.

이후 제품 사양, 첫 출시 국가, 양산 일정이 구체화되면 그 자료를 바탕으로 FTO의 대상 기능과 국가를 좁혀 검토할 수 있습니다.

해외 진출에는 권리 확보 계획이 더해집니다

앞에서 살핀 FTO는 출시 국가에서 타인의 권리와 충돌하지 않는지 확인하는 작업입니다. 해외 진출을 검토한다면 여기에 한 가지 질문이 더해집니다. 우리 핵심 기술을 그 시장에서 보호할 권리도 확보할 것인가입니다.

미국·일본 등 주요국에서 특허권은 원칙적으로 자국 영역에서만 효력이 있습니다. 유럽 특허 제도도 효력이 미치는 국가 또는 지역이 정해져 있습니다. 이를 특허권의 속지주의라고 합니다.

즉, 국내 특허 출원을 했다고 해서 해외에서도 같은 기술이 보호되는 것은 아닙니다. 해외에서 권리를 확보할 필요가 있는지는 제품과 사업 계획을 기준으로 판단해야 합니다.

해외 권리 확보 필요성을 판단하려면 먼저 다음을 확인해 보세요.

• 해외에서 판매·생산·수입·기술이전할 계획이 구체화되고 있는가
• 해외 사업에서 제품의 차별성을 만드는 핵심 기술은 무엇인가
• 해당 기술의 국내 최초 출원일과 외부 공개 일정은 언제인가

어느 나라에서 특허 출원을 검토할까요?

특허 출원을 검토할 국가는 판매국만으로 정하지 않습니다. 제품을 제조하는 국가, 제품이나 핵심 부품을 수입하는 국가, 현지 파트너와 기술이전·라이선스를 논의하는 국가, 핵심 경쟁사가 사업을 전개하는 국가도 함께 살펴봐야 합니다. 이 가운데 해당 발명이 사업 경쟁력을 뒷받침하는 국가가 우선 검토 대상입니다.

국내 특허 출원은 해외 권리 검토의 출발점입니다

국내 특허 출원은 해외 권리를 대신하지 않습니다. 다만 해외에서 어떤 기술을 보호할지 판단하는 출발점이 됩니다. 국내 최초 출원일은 해외에서도 우선권을 주장할 수 있는 기간을 계산하는 기준이 됩니다.

따라서 해외 진출 여부가 아직 확정되지 않았더라도, 후보 기술의 최초 출원일과 외부 공개 일정을 기록해야 합니다. 최초 출원을 기초로 해외에서 우선권을 주장하려면 원칙적으로 최초 출원일부터 12개월 안에 출원해야 하기 때문입니다. 이 기한과 제품 공개 일정을 놓치면 나중에 선택할 수 있는 범위가 줄어들 수 있습니다.

지금 필요한 검토부터 정리해 보세요

FTO와 해외 권리 확보 필요성을 판단하기 위해 처음부터 모든 제품과 국가를 조사할 필요는 없습니다. 먼저 핵심 제품 사양, 사업 국가, 사업화 일정을 한 장에 정리해 보세요. 사업화 일정에는 첫 출시·실증·양산·계약 시점과 해외에서 보호할 후보 기술의 국내 최초 출원일, 외부 공개 일정도 함께 표시합니다.

이 정보가 있으면 지금 FTO가 필요한지, 해외 권리 확보를 검토할 시점인지, 또는 특허동향과 출원일만 관리하며 제품 개발을 이어가도 되는지를 구분할 수 있습니다.

모든 시리즈 A 기업에 FTO와 해외 권리 확보가 같은 시점에 필요한 것은 아닙니다. 중요한 것은 현재는 보류를 아무것도 하지 않는 상태로 남기지 않는 것입니다. 지금 미루는 이유와 다시 검토할 조건, 담당자, 날짜를 남겨두면 투자자에게도 불확실성을 어떻게 관리하고 있는지 설명할 수 있습니다.

제품과 시장, 출시 일정이 바뀌면 이 판단도 다시 확인해야 합니다. 어떤 업무를 지금 시작할지, 무엇을 조건이 갖춰질 때까지 보류할지, 그리고 언제 다시 검토할지를 정하는 것이 이 단계의 특허 포트폴리오 관리입니다.

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※ 이 글은 일반적인 정보 제공을 목적으로 하며 개별 기업의 특허침해·해외출원·투자 전략에 대한 법률의견을 대신하지 않습니다. 구체적인 판단은 제품 사양, 대상 국가, 특허의 청구항과 법적 상태, 출원 일정을 바탕으로 관련 전문가에게 확인하시기 바랍니다.

참고 자료

• 투자 전 실사부터 엑시트까지, 지식재산으로 벤처투자 역량 높인다 - 지식재산처
• 특허법 제98조 - 타인의 선행 권리와의 관계
• 특허법 제126조 - 침해금지·예방 청구권
• 특허법 제128조 - 손해배상청구권
• 공개영역 발명 확인과 FTO 조사 가이드 - 세계지식재산기구
• 신제품 출시와 FTO - 세계지식재산기구
• 특허법 제54조 - 조약에 의한 우선권 주장
• 조약에 의한 우선권제도 안내 - 국가법령정보센터
• 해외 시장에서의 지식재산권 - 세계지식재산기구
• 미국 특허권의 지역적 효력 - 미국특허상표청
• 특허권의 속지주의 - 일본특허청
• 유럽특허협약 제3조 - 유럽특허의 지역적 효력