정부과제로 쌓은 특허, 기술특례상장에도 도움이 될까요?

"특허가 100건이 넘는데, 핵심 사업과 제대로 연결된 특허가 없어서 IPO 준비에 차질이 생기고 있네요."

기술특례상장을 준비하던 R&D 스타트업의 특허를 점검하는 과정에서 실제로 나온 이야기입니다.

정부과제를 수행하며 특허를 꾸준히 출원해 온 여러분의 회사는 어떨까요? 기술특례상장을 고려하는 기업의 대표나 R&D 책임자라면 지금까지 확보한 특허를 '과제 성과'가 아니라 '기술특례상장'의 관점에서 다시 살펴볼 필요가 있습니다.

출원·등록 현황을 정리하는 것과 사업을 뒷받침하도록 특허 포트폴리오를 구성하는 것은 다른 일입니다. 기술특례상장을 준비하며 지식재산이 사업 경쟁력을 어떻게 뒷받침하는지 보여주려면, 보유 건수뿐 아니라 각 특허가 어떤 핵심 기술을 보호하는지, 서로 어떻게 보완하는지, 전체 포트폴리오에서 비어 있는 영역은 어디인지 함께 살펴봐야 합니다.

IPO를 준비할 때 보완하면 된다고 생각하나요?

IPO를 준비하는 시점에 특허를 점검하고 부족한 부분을 보완하면 된다고 생각할 수 있습니다. 그러나 그때 처음 문제를 발견하면 이미 선택할 수 있는 방법이 제한됩니다.

특허출원 후에는 최초 명세서와 도면에 없던 새로운 내용을 추가할 수 없기 때문입니다. 분할출원도 원출원에 기재된 범위 안에서만 가능합니다. 또한 과제 단계에서 핵심적인 기술 관계나 다양한 구현 방식을 충분히 담지 않았다면, 제품화 이후 그 중요성을 발견하더라도 기존 출원을 원하는 방향으로 확장하기 어렵습니다.

미래의 제품을 정확하게 예측하라는 뜻은 아닙니다. 중요한 것은 특허를 과제 실적으로만 보지 않고, 중장기 R&D와 사업화를 뒷받침할 포트폴리오의 일부로 바라보는 관점입니다.

이 문제는 정부과제로 확보한 특허에만 해당하지 않습니다. 중장기 R&D와 제품화 계획을 기준으로 보호 대상을 정하지 않은 채 개별 출원을 축적한 기업이라면 비슷한 공백이 생길 수 있습니다.

그렇다면 출원 단계부터 무엇을 살펴봐야 할까요?

점검 1. 제품이 아직 변경 가능성이 있다면 무엇을 보호해야 할까요?

과제 단계에서는 연구 목표와 기술적 가능성을 중심으로 특허를 출원합니다. 그러나 제품화가 시작되면 시장 반응과 고객 요구, 비용과 규제 등을 반영하면서 제품의 핵심 기능과 구현 방식이 달라질 수 있습니다.

제품이 완성될 때까지 출원을 미룰 수는 없습니다. 그렇다고 현재의 구현 방식만을 기준으로 권리범위를 정하면 제품이 바뀌었을 때 특허와 사업 사이에 공백이 생길 수 있습니다.

실무에서는 세 가지를 생각해 볼 수 있습니다.

첫째, 제품의 최종 형태나 특정 부품보다 여러 구현 방식에 공통으로 적용되는 핵심적인 기술 관계를 찾습니다. 발명의 본질이 특정 센서의 종류가 아니라 정보를 수집하고 처리해 제품의 동작을 개선하는 과정에 있다면, 구성요소 사이의 관계를 중심으로 보호 범위를 검토하는 방식입니다.

둘째, 현재 구현한 방식뿐 아니라 합리적으로 예상할 수 있는 대체 구성과 변형예를 명세서에 함께 남깁니다. 각 구성이 어떤 기술적 효과를 만드는지도 설명해 두면 제품이 변경됐을 때 활용할 수 있는 선택지가 넓어집니다.

셋째, 독립항과 종속항의 역할을 나눕니다. 독립항에는 발명의 핵심이 되는 구성 간 관계를 담고, 종속항에는 현재 제품의 구체적인 구현 방식과 성능을 뒷받침하는 요소를 배치할 수 있습니다.

물론 미래 제품의 모든 모습을 출원 시점에 예측할 수는 없습니다. 예상 가능한 변형을 명세서에 남겨두는 것만으로 모든 변화에 대응할 수도 없습니다. 그래서 특허 포트폴리오를 지속적으로 관리해야 합니다.

제품과 시장이 구체화될 때마다 새롭게 중요해진 기술을 확인하고, 기존 특허가 이를 충분히 보호하는지 점검하며, 발견된 보호 공백을 후속 R&D와 출원으로 보완해야 합니다.

특허가 모여서 만들어진 포트폴리오를 기준으로 비교·분석하면 어떤 제품과 기술이 이미 보호되고 있는지, 앞으로 어떤 영역을 보완해야 하는지 한눈에 확인할 수 있습니다. 개별 특허만 검토할 때는 보이지 않던 보호 공백도 더 선명하게 드러납니다.

점검 2. 경쟁사가 다른 방식으로 구현하면 어떻게 되나요?

특허가 등록됐다는 사실만으로 경쟁사의 우회 가능성까지 대비됐다고 볼 수는 없습니다. 경쟁사가 청구항의 구성 일부를 바꾸거나 생략해 권리범위를 벗어날 수 있는지도 살펴봐야 합니다.

이를 판단하려면 청구항을 구성요소별로 나누어 제품의 기능과 대조해야 합니다. 선행문헌과 비교해 우리가 새롭다고 생각한 기술이 실제로 어디에서 차별화되는지도 확인해야 합니다.

경쟁사 특허동향을 함께 살펴보면 경쟁사가 집중적으로 권리화하는 기술과 상대적으로 권리가 비어 있는 영역을 파악할 수 있습니다. 이는 후속 R&D와 출원의 우선순위를 정하는 근거가 됩니다.

보유 특허와 경쟁사 특허동향을 함께 살펴볼 때 아래 항목을 확인하면 권리 공백을 찾기 쉬워집니다.

• 제품의 핵심 기술이 청구항에 포함되어 있는가
• 경쟁사가 쉽게 변경하거나 생략할 수 있는 구성은 없는가
• 같은 기능을 다른 방식으로 구현하면 권리범위를 벗어나는가
• 선행문헌과 비교한 기술적 차이를 설명할 수 있는가
• 예상 가능한 대체 구성과 변형 방식이 명세서에 담겨 있는가

하나의 특허가 모든 우회 방식을 막아주기를 기대하기보다, 여러 특허가 제품의 핵심 원리와 구체적인 구현 방식, 후속 개선 기술을 나누어 보호하도록 구성할 수 있습니다. 여러 특허가 서로 다른 구현 방식과 기술 단계를 나누어 보호할 때, 특허 포트폴리오는 경쟁사의 모방과 우회를 더욱 촘촘하게 견제할 수 있습니다.

점검 3. 핵심 특허에 대한 통제권을 회사가 확보하고 있나요?

정부과제는 대학, 연구기관, 공동개발사와 함께 수행하는 경우가 많습니다. 그 결과 핵심 기술에 관한 특허가 공동소유로 귀속되기도 합니다.

공동소유 자체가 곧 문제라는 뜻은 아닙니다. 별도의 약정이 없다면 각 공유자는 해당 특허기술을 직접 사용할 수 있습니다. 그러나 회사가 핵심 특허를 단독으로 소유한 경우와 동일한 수준의 통제력을 갖는 것은 아닙니다.

예를 들어 공동소유 특허를 제3자에게 사용하도록 허락하거나 지분을 이전하려면 다른 공유자의 동의가 필요합니다. 현재는 제품을 직접 개발하고 판매하더라도, 향후 라이선스나 기술이전으로 사업모델이 확장되면 이러한 조건이 제약으로 작용할 수 있습니다.

후속 R&D에서 더 진보된 기술이 개발될 때도 확인할 사항이 있습니다. 공동소유 특허가 있다는 이유만으로 이후의 모든 개량발명이 자동으로 공동소유가 되는 것은 아닙니다. 다만 공동연구계약에서 후속 발명과 개량기술의 귀속을 어떻게 정했는지에 따라 핵심 기술을 둘러싼 권리가 여러 기관에 나뉠 수 있습니다.

원천기술 특허는 공동소유인데 후속 개량특허는 회사 단독소유이거나, 반대로 제품의 핵심 개선기술이 다시 공동소유가 된다면 어떨까요? 개별 특허는 각각 유효하더라도 회사가 핵심 기술 전체를 일관되게 통제하고 활용하기 어려워질 수 있습니다.

해외 출원에서는 협의할 사항이 더 늘어납니다. 특허를 받을 수 있는 권리가 공유라면 국내에서는 공유자 모두가 공동으로 출원해야 합니다. PCT 국제출원에서는 공동대리인이나 공동대표자를 정해 절차를 진행할 수 있지만, 일부 철회 절차에는 다른 출원인의 동의나 서명이 필요할 수 있습니다. 진출 국가와 출원 시기, 비용 분담, 현지 대리인, 권리 유지 여부에 대한 합의가 늦어지면 해외 권리 확보 일정에도 영향을 줄 수 있습니다.

따라서 포트폴리오에 포함된 특허마다 다음 사항을 확인해야 합니다.

• 핵심 기술의 특허를 누가 소유하고 있는가
• 공동소유자가 해당 기술을 직접 실시할 가능성은 있는가
• 공동연구계약은 후속 발명과 개량기술의 귀속을 어떻게 정하고 있는가
• 원천기술과 후속 개선기술의 권리가 여러 기관에 나뉘어 있지 않은가
• 회사의 향후 사업모델에 라이선스나 기술이전이 포함되어 있는가
• 해외 출원 국가와 시기, 비용 분담, 절차상 의사결정 권한을 합의했는가

포트폴리오에서 중요한 것은 특허의 보유 여부만이 아닙니다. 핵심 기술을 구성하는 특허들이 누구에게 귀속되어 있으며, 회사가 사업의 변화와 해외 진출 계획에 맞춰 해당 권리를 일관되게 활용할 수 있는지도 함께 살펴봐야 합니다.

출원한 특허, 포트폴리오로 관리하고 있나요?

앞서 제품의 변경 가능성, 경쟁사의 우회 방식, 핵심 특허에 대한 회사의 통제권을 살펴봤습니다. 이 세 가지를 제대로 점검하려면 먼저 필요한 것이 있습니다. 바로 회사의 특허 포트폴리오입니다.

특허 포트폴리오는 단순히 여러 특허를 모아놓은 목록이 아닙니다. 각 특허가 회사의 핵심 사업에서 맡는 역할을 파악하고, 보호범위의 중복과 공백, 권리관계와 출원 국가를 함께 점검하기 위한 기준입니다.

여러분의 회사는 어떨까요?

특허의 출원번호와 등록 여부를 정리한 목록은 있지만, 각 특허가 사업에서 맡는 역할까지 보여주는 포트폴리오는 없지 않나요?

기술특례상장을 염두에 두고 있다면 상장 준비가 본격화되기 전에 보유 특허부터 포트폴리오 관점으로 다시 구성해 보세요. 특허의 개수를 세는 것보다, 그 특허들이 어떤 사업을 보호하고 어디를 보완해야 하는지 확인하는 일이 먼저입니다. 점검에서 확인한 보호 공백은 후속 R&D와 신규·해외 출원 계획으로 연결해야 합니다.

다음 글에서는 시리즈 A·B·C 투자 라운드 등 회사의 성장 단계에 따라 특허 포트폴리오를 어떻게 구성하고 점검해야 하는지 살펴보겠습니다.

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※ 이 글은 일반적인 정보 제공을 목적으로 하며 개별 기업의 특허·법률·상장 전략에 대한 자문을 대신하지 않습니다.

참고 자료

• 특허법 제99조 — 특허권의 이전 및 공유
• 특허법 제44조 — 공동출원
• 특허법 제52조 — 분할출원
• 특허 분할출원 가능 기간 안내
• 특허·실용신안 심사기준
• WIPO PCT 출원인·공동대표자 안내